НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Несанкционированное использование товарного знака порождает между правообладателем и нарушителем аномальные имущественные отношения - бездоговорное обязательство. Большинство авторов подобные обязательства без каких-либо сомнений и оговорок относят к деликтным обязательствам.

Деликтное обязательство – это ситуация, возникшая в случае причинения кому бы то ни было разнопланового вреда. Основная позиция закона в этой области требует возмещения ущерба, причиненного личности или собственности потерпевшего.

С тем, что нарушение исключительного права на товарный знак представляет собой деликт, не приходится спорить. Непременным основанием деликтной ответственности признается вред (наличие вреда) имуществу субъекта либо нематериальным благам. С использованием иным субъектом сходного с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров (услуг) для правообладателя связан ряд негативных имущественных последствий.

С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, правообладатель не получает доходы, на которые мог рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота. При этом может упасть привлекательность товарного знака правообладателей в глазах потребителей.

Здесь, однако, следует сразу оговориться, что обозначенных последствий может и не быть. Представим ситуацию. Индивидуальному предпринимателю (ИП) принадлежит небольшой фитнес-клуб во Владивостоке. ИП зарегистрировал название клуба в качестве товарного знака. Спустя некоторое время в Москве появился фитнес-клуб со схожим названием.

Действия владельца московского клуба образуют нарушение исключительного права на товарный знак. При этом на стороне правообладателя отсутствуют имущественные потери, связанные с "уходом" части потребителей и потерей репутации бренда.

Другая, еще более показательная ситуация. Правообладатель только зарегистрировал товарный знак и не успел начать его использование. Потребителям данное обозначение неизвестно. Очевидно, что использование иным субъектом сходного обозначения не должно создать на стороне правообладателя имущественных потерь, связанных с потерей потребителей.

Это, конечно, не означает, что интересы правообладателя в принципе не пострадают. Потребители могут начать связывать товарный знак с нарушителем. Правообладателю, когда он решит выйти на рынок под спорным брендом, придется проводить дополнительную маркетинговую компанию, чтобы "связать" свои товары (услуги) с товарным знаком в сознании потребителей. Еще менее приятная ситуация - нарушитель предлагает потребителям низкокачественные товары и услуги. С товарным знаком еще до начала его использования правообладателем будут связаны негативные представления (ассоциации) потребителей. Это потребует от правообладателя дополнительных расходов на рекламу и формирование у потребителей положительной репутации бренда. Подобные негативные последствия между тем не подпадают под традиционную конструкцию упущенной выгоды. И должны учитываться и компенсироваться отдельно. В связи с чем неудивительно, что в США в качестве отдельной разновидности убытков, которые может взыскать правообладатель, выделены расходы на "восстановительную" рекламу. В ГК РФ подобная "опция" не установлена. В принципе в этом нет ничего страшного. ГК РФ предусмотрена возможность взыскания правообладателем компенсации, установленной в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн руб., - ее взыскание возможно и при недоказанности убытков.

Нормальное развитие гражданско-правовых отношений предполагает, что субъект, который желает использовать чужой товарный знак, должен обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии. А правообладатель может назначить "цену" за выдачу такой лицензии. Таким образом, имущественные потери правообладателя могут быть выражены также в вознаграждении, которое он мог бы получить по лицензионному соглашению. Подобный вред является универсальным - он присутствует во всех случаях нарушений исключительных прав. В случаях с незаконным использованием "раскрученного" (известного) товарного знака вред будет, очевидно, больше, так как плата за использование таких обозначений, как правило, существенно выше, чем роялти за использование неизвестных обозначений.

Для правообладателя, который сам не использовал свой товарный знак (либо использовал его в крайне ограниченном масштабе), неполучение лицензионных выплат представляет собой единственную имущественную потерю, связанную с нарушением. В таком случае адекватной мерой ответственности будет взыскание в его пользу предполагаемых роялти. Парадокс российской системы мер ответственности за нарушения прав на товарные знаки в том, что механизмом взыскания таких потерь являются не традиционные убытки, а специальная мера - компенсации.

Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель может требовать от нарушителя выплаты компенсации в виде двукратного размера стоимости права на использование. Данный способ расчета компенсации теоретически учитывает потери правообладателя, связанные с незаключением лицензионного договора. Между тем на практике все сложнее.

Во-первых, суды присуждают к выплате подобной компенсации только в отношении правообладателей, представивших суду примеры ранее заключенных ими договоров простой лицензии. Если подобные лицензии ранее не выдавались правообладателем, суды отказывают в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации (даже при доказанности факта нарушения).

Данный подход основывается на положении п. 43.4 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", согласно которому при расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное договором простой лицензии.

В последнее время суды стали признавать, что простая лицензия является не единственным ориентиром при установлении стоимости права на использование. Суды могут учитывать также и иные доказательства.

Так, при рассмотрении одного из дел Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП РФ) сделал вывод, что суд может учесть при расчете стоимости права на использование цену исключительной лицензии. При этом должна быть сделана поправка в цене на исключительное и неисключительное использование.

При этом СИП РФ констатировал, что правообладатель может определить размер компенсации не только исходя из цены обычно заключаемых правообладателем простых лицензий, но и иным способом.

Между тем четкое понимание того, какие еще способы могут использоваться в данном контексте, до сих пор отсутствует - как в доктрине, так и в судебной практике. К рассматриваемому механизму расчета компенсации по-прежнему прибегают только правообладатели, которые ранее выдавали лицензии.

Между тем в случае, когда речь идет о неумышленном нарушении (как минимум когда отсутствует даже грубая неосторожность), достаточным представляется взыскание одинарного размера предполагаемых роялти - компенсационных убытков. Подобная дифференциация размера ответственности существует во многих развитых странах. Так, например, в Австрии взыскание двойных роялти возможно только в том случае, если ответчик действовал умышленно или допустил грубую неосторожность.

Последствиями незаконного использования чужого товарного знака могут быть не только имущественные потери правообладателя, но и получение прибыли нарушителем.

Представим себе, что ответчик продает футболки. Ввиду своего невысокого качества они не пользуются какой-либо популярностью у потребителей. Нарушитель наносит на них изображение, включающее товарный знак известного бренда популярного модного дома и характерный рисунок. Потребительский спрос на футболки возрастает. Несанкционированный пользователь товарного знака в таком случае "пожинает там, где не сеял". В таком случае оправданно говорить о неосновательном обогащении.

В современной цивилистике распространение получил подход к разграничению деликтных и кондикционных обязательств - в зависимости от того, образуется ли на стороне правонарушителя имущественная выгода.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционное обязательство) – правоотношение, в силу которого лицо, приобретшее или сберегшее имущество без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего),  обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

При наличии таковой можно говорить о его неосновательном обогащении. Нарушитель, используя чужой товарный знак (в особенности если он это делает умышленно), может привлечь к себе множество потребителей и получить, как следствие, прибыль.

Механизмом обеспечения интересов правообладателя в таком случае является взыскание полученной правообладателем прибыли от использования товарного знака. Подобная возможность в том или ином виде предоставлена правообладателям в большинстве развитых правопорядков. Необходимо при этом отметить, что о прямом применении норм о неосновательном обогащении речи в таком случае не идет. Как правило, изъятие прибыли, полученной нарушителем (в том числе исключительного права), в пользу правообладателя осуществляется посредством специальных механизмов, которые, как правило, "соседствуют" с нормами о взыскании иных убытков.

Родовым институтом, под который "подводится" подобная мера защиты интересов правообладателя товарного знака, выступают так называемые disgorgement of profits - взыскание выгоды, извлеченной нарушителем (в российском праве - абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ). Данный институт заслуживает отдельного исследования. С тем чтобы не отвлекаться от основной проблематики данной статьи, согласимся с мнением В.В. Байбака, что по своей природе данный институт не является разновидностью убытков, а представляет собой санкцию особого рода, в некотором смысле близкую режиму неосновательного обогащения.

Статья 2.21 "Компенсация потерь и другие меры" Конвенции Бенилюкса об интеллектуальной собственности позволяет правообладателям взыскивать неосновательную прибыль, полученную ответчиком от использования товарного знака, как "вместо", так и "наряду" с возмещением убытков. При этом такая мера доступна правообладателю только в случае, если ответчик действовал недобросовестно или если обстоятельства дела оправдывают применение такой меры.

Российский ГК РФ предусмотрел в качестве одного из способов расчета компенсации двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. В данном случае также происходит изъятие прибыли, полученной нарушителем (от реализации товаров). Между тем рассматриваемый институт существенным образом отличается от западных конструкций. Притом что все ниже обозначенные отличия российской конструкции не представляются оправданными и заслуживают критики.